商標(biāo)惡意注冊一直是業(yè)內(nèi)備受關(guān)注的熱點話題，現(xiàn)行《商標(biāo)法》中關(guān)于商標(biāo)惡意注冊的界定、法制規(guī)制等方面仍然存在一定的缺陷，有必要進行修改和重構(gòu)。無論是談及中國商標(biāo)注冊申請狀況，還是授權(quán)確權(quán)難點，總是繞不開商標(biāo)惡意注冊問題，但關(guān)于惡意注冊的界定，相關(guān)研究和學(xué)術(shù)梳理均比較缺乏。本文從明確惡意注冊的定義出發(fā)，對惡意注冊的類型及亞類型進行劃分，并對惡意注冊與混淆的關(guān)系以及惡意注冊的立法規(guī)制問題做一些粗淺的探討。
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惡意注冊的界定、類型及立法規(guī)制 二維碼
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發(fā)表時間：2018-12-18 09:56來源：中國知識產(chǎn)權(quán)雜志 商標(biāo)惡意注冊一直是業(yè)內(nèi)備受關(guān)注的熱點話題，現(xiàn)行《商標(biāo)法》中關(guān)于商標(biāo)惡意注冊的界定、法制規(guī)制等方面仍然存在一定的缺陷，有必要進行修改和重構(gòu)。無論是談及中國商標(biāo)注冊申請狀況，還是授權(quán)確權(quán)難點，總是繞不開商標(biāo)惡意注冊問題，但關(guān)于惡意注冊的界定，相關(guān)研究和學(xué)術(shù)梳理均比較缺乏。本文從明確惡意注冊的定義出發(fā)，對惡意注冊的類型及亞類型進行劃分，并對惡意注冊與混淆的關(guān)系以及惡意注冊的立法規(guī)制問題做一些粗淺的探討。
 惡意注冊的界定 一般在法律上使用“惡意”一詞，表示應(yīng)知或者明知。“惡意”一詞的含義，影響了對惡意注冊的界定和判斷。是否應(yīng)知、明知狀態(tài)就是惡意注冊？或者在考慮混淆可能性時，如果系爭商標(biāo)注冊人明知，即認(rèn)為是惡意注冊？實際上，上述判斷并不太準(zhǔn)確。惡意注冊其實是一個不確定性的法律概念，有點類似“公共利益”，很難做特別準(zhǔn)確的定義。 作為中、日、韓、歐、美商標(biāo)申請量五大國家和地區(qū)“五方會談”多邊合作機制的成員之一，日本專利局（JPO）曾主持一項名為“惡意注冊”的項目。其在2015年進行的一項針對五方的調(diào)查問卷顯示，在五方的立法和審查實踐中，對于惡意注冊均沒有明確的定義。在此之前，2013年美國知識產(chǎn)權(quán)所有人協(xié)會也做過一項類似調(diào)查，調(diào)查對象是各國商標(biāo)執(zhí)業(yè)律師，中國則由貿(mào)促會的律師作為代表回答。該調(diào)查涉及30個國家和地區(qū)的立法和審查實踐，結(jié)果顯示，這些國家和地區(qū)對惡意注冊幾乎沒有非常確定的概念。由此可見，惡意注冊是一個不確定法律概念。 對于不確定法律概念，行政法學(xué)者的研究認(rèn)為，雖然稱之為不確定法律概念，但仍然存在一個可供認(rèn)識或者可供辨別的核心地帶，可命名為“概念核”。關(guān)于惡意注冊的界定，僅從惡意注冊本身來講很難界定，但可以考慮先通過其他路徑，比如經(jīng)由一種語義對照的分析來確定什么是惡意注冊。 實踐中無論使用惡意注冊，亦或惡意搶注，作為約定俗成的說法均可。惡意注冊對應(yīng)的英文詞匯是Bad Faith，和Good Faith（誠信）相對，因此把惡意注冊稱為“非誠信注冊”，可能會更加準(zhǔn)確。 誠信原則是民法的帝王條款，因此對它的研究很多。我們可以通過語義對照分析，從主客觀兩方面來界定誠信原則。徐國棟教授在其誠實信用原則研究中，把誠信原則區(qū)分成主客觀的兩個方面，即客觀誠信和主觀誠信，這有點類似刑法學(xué)上的犯罪構(gòu)成，對主觀要件和客觀要件做區(qū)分，在不同思維層面進行分解和立體化的認(rèn)識，有助于更好地理解惡意注冊。借鑒主客觀誠信的區(qū)分，可將惡意注冊也分成主客觀兩方面，如此即得到了惡意注冊的概念核。 惡意注冊的主觀方面表現(xiàn)為，系爭商標(biāo)注冊人的不正當(dāng)目的。在客觀方面，惡意注冊主要表現(xiàn)為違背誠實的商業(yè)道德或行業(yè)慣例的行為。此處應(yīng)特別強調(diào)商業(yè)道德，因為有必要將它與一般的道德準(zhǔn)則作區(qū)分。商標(biāo)法是商業(yè)標(biāo)記法，一般是商主體使用商業(yè)標(biāo)記，創(chuàng)造商業(yè)利益，它屬于商業(yè)活動，因此要特別強調(diào)商業(yè)道德。 前不久，在一場關(guān)于惡意注冊的小型研討中，有一家機構(gòu)對惡意注冊給出了一個推薦定義，即“違反誠實信用原則，將他人享有權(quán)利或者權(quán)益的標(biāo)志，或者屬于社會公共領(lǐng)域的標(biāo)志申請注冊為商標(biāo)的行為，以及沒有真實的使用意圖，以倒賣盈利為目的申請注冊商標(biāo)等破壞商標(biāo)注冊秩序的行為”。這是一個非常明顯的列舉式定義。列舉式定義一般用在有限集合并且集合比較小的情況下。但惡意注冊其實是一個不確定法律概念，隨著社會經(jīng)濟生活的復(fù)雜化和不斷發(fā)展，它的內(nèi)涵具有一定的流動性。在這種情況下，沒有辦法確定有限集合而且是非常小的集合，因此，采用列舉式定義可能會導(dǎo)致遺漏。上述推薦定義中，關(guān)于“或者將屬于社會公共領(lǐng)域的標(biāo)志申請注冊為商標(biāo)的行為”，由于社會公共領(lǐng)域的標(biāo)志特別多，在定義中舉例中外行政機構(gòu)或國際間組織的名稱以及公眾知曉的外國地名，甚至名勝古跡的名稱，過于寬泛。由此可見，很難對惡意注冊下定義尤其是非常確切的定義。 惡意注冊的類型及亞類型 對于前文論及的惡意注冊的主客觀兩方面，可以根據(jù)這兩方面尤其是客觀方面的不同表現(xiàn)形式，對惡意注冊做類型化思考。由于不確定的法律概念本身屬于類型概念，雖然很難對它進行確切的定義，但仍然可以區(qū)分為各種不同類別。 通過對惡意注冊客觀方面的具體表現(xiàn)形式，可將惡意注冊區(qū)分成兩個大類型，不正當(dāng)競爭型和權(quán)利濫用型。不正當(dāng)競爭型包括兩種亞類型：亞類型1，不當(dāng)攫取他人聲譽，即搭便車；亞類型2，意圖阻止在先權(quán)利人進入市場。 不正當(dāng)競爭型的惡意注冊側(cè)重于違反商業(yè)道德，比如違反公平競爭的精神，一般發(fā)生在比較特定的相對方之間，有特定相對關(guān)系，比如現(xiàn)行《商標(biāo)法》第15條第1、2款，可能出于一種不正當(dāng)競爭的注冊。 權(quán)利濫用型包括兩種亞類型：亞類型3，缺乏真實使用意圖的大量申請注冊；亞類型4，基于從在先權(quán)利人處獲取經(jīng)濟收益而為的注冊，主要傾向于違背行業(yè)慣例。比如，商標(biāo)的本質(zhì)功能是在商品生產(chǎn)經(jīng)營中識別商品來源，但是權(quán)利濫用型惡意注冊把商標(biāo)變成一種交易對象，通過交易商標(biāo)、售賣商標(biāo)來牟取利益。我國采用商標(biāo)注冊制原則，不要求商標(biāo)申請人提交意圖使用或?qū)嶋H使用證據(jù)，目前收費300元，導(dǎo)致申請注冊一件商標(biāo)的成本非常低，且沒有其他要求。這種制度原本是為了更好地保護商標(biāo)，讓商主體很容易得到授權(quán)和保護，但囤積注冊的注冊人利用這種申請權(quán)制度大量惡意注冊，顯然是一種權(quán)利濫用。這一類注冊人在獲得商標(biāo)注冊之后，其目的不在于把它用在商品上識別商品來源，而是向在先權(quán)利人索要經(jīng)濟利益。另外，由于類型之間不可避免存在交叉，不正當(dāng)競爭型與權(quán)利濫用型有時存在一些細(xì)微的交叉。 有人認(rèn)為，亞類型3“缺乏真實使用意圖的大量申請注冊行為”，是完全符合商標(biāo)法律規(guī)定的行為，理由是現(xiàn)行《商標(biāo)法》并沒有對此提出條件。以前，商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓應(yīng)與營業(yè)一并轉(zhuǎn)讓，而現(xiàn)在商標(biāo)權(quán)作為一個私人財產(chǎn)權(quán)可以獨立轉(zhuǎn)讓，因此這種大量申請注冊至少在形式上是合乎法律規(guī)定的。但是，我們認(rèn)為現(xiàn)行《商標(biāo)法》第4條實際上對注冊商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有正當(dāng)性或者目的性已提出要求。理解第4條“生產(chǎn)經(jīng)營活動中”，需要先理解商標(biāo)的本質(zhì)屬性和功能，只有具有實際使用意圖或打算使用意圖時，才是合目的性的、正當(dāng)?shù)淖?。至于把商?biāo)作為倒賣謀利的工具，顯然其目的是不正當(dāng)?shù)摹?012年日本專利商標(biāo)局的“RCTAVERN”案、2016年歐盟知識產(chǎn)權(quán)局的LUCEO案，均涉及到囤積注冊，尤其是LUCEO案中的惡意注冊人的惡意程度已超出想象。 惡意注冊與混淆的關(guān)系 惡意注冊與混淆的關(guān)系是一對非常重要的概念，搞清楚兩者之間的關(guān)系，對于更準(zhǔn)確地認(rèn)識惡意注冊，甚至對于惡意注冊能否入法，均非常重要。惡意注冊和混淆是什么關(guān)系？混淆是商標(biāo)法的基石性的概念，如圖一所示，混淆和惡意注冊是兩個各自獨立的法律現(xiàn)象，偶有交叉，但惡意注冊絕對不從屬于混淆。理由有三個方面： 圖一 惡意注冊與混淆的關(guān)系
第一，假設(shè)惡意注冊是從屬于混淆的一個現(xiàn)象，則在混淆的框架下即可以解決惡意注冊的問題，沒有必要另起爐灶討論如何遏制惡意注冊。 第二，有些惡意注冊與混淆是沒有關(guān)系的。比如最高院授權(quán)確權(quán)意見中，認(rèn)為在代理關(guān)系尚未達成、磋商階段的搶注也構(gòu)成代理人搶注。在磋商階段，被代理的商標(biāo)和產(chǎn)品有可能并沒有實際進入中國市場，代理人在磋商階段搶注的目的，是一定要得到對方的代理經(jīng)銷權(quán)，或者要求對方在代理經(jīng)銷合同中給予更好的條件，其中并不存在混淆問題。比如，在惡意注冊的亞類型3“大量缺乏真實使用意圖的囤積注冊”中，也不存在混淆問題。因此，有必要跳出混淆這個圈子，單獨考慮惡意注冊這種獨立的法律現(xiàn)象。 第三，《商標(biāo)法》的立法目的經(jīng)歷了從單一性到復(fù)合性的轉(zhuǎn)變。起初，《商標(biāo)法》的立法目的在于保護商標(biāo)的識別性，通過保護識別性來保護在先權(quán)利人的利益，同時保護消費者的利益。隨著經(jīng)濟生活日漸復(fù)雜，《商標(biāo)法》肩負(fù)了其他任務(wù)即維護誠信原則，這也是第7條入法的一個原因。因此，混淆和惡意注冊是兩個各自不同的獨立的法律現(xiàn)象，無須混為一談。 惡意注冊的制度設(shè)計 惡意注冊情形的泛濫與具體規(guī)制條款欠缺有關(guān)系，但除此之外，現(xiàn)行法對混淆理論貫徹不徹底、對商標(biāo)使用強調(diào)不足也是造成惡意注冊頻發(fā)的深層次制度原因。因此，本次修法應(yīng)從體系化角度出發(fā)，在全面貫徹混淆理論、強化商標(biāo)使用要求的基礎(chǔ)上，對惡意注冊的具體規(guī)制條款以及相關(guān)配套條款作出修改或增加，以達到全方位遏制惡意注冊的目的。 在具體操作層面，由于絕大多數(shù)惡意注冊的披露依賴于正當(dāng)權(quán)利人舉證，因此，不宜籠統(tǒng)地將“惡意注冊”整體作為駁回事由進行規(guī)定，以避免立法目的落空。上文提及的兩個調(diào)查，均涉及依職權(quán)駁回惡意注冊的問題，絕大多數(shù)國家立法并不支持依職權(quán)駁回惡意注冊，雖然有些國家的法律有規(guī)定，但很少能夠執(zhí)行。比如，新西蘭《商標(biāo)法》第17條規(guī)定惡意注冊作為駁回的一個絕對事由，但在其審查指南中又清楚表明：審查階段很難確定到底是否惡意注冊，因此要留待正當(dāng)權(quán)利人提出異議，留待用異議程序去解決，在審查階段只駁回復(fù)制模仿他人馳名商標(biāo)的惡意注冊。因此，建議僅將“缺乏真實使用意圖”作為駁回事由進行規(guī)定。理由如下：首先，規(guī)定這一駁回事由體現(xiàn)了《商標(biāo)法》對使用的強調(diào)；其次，原則上推定申請人具有真實使用意圖（立法不要求注冊申請時提交使用證據(jù)或意圖使用證據(jù)，以減輕審查負(fù)擔(dān)）；再次，由于“缺乏真實使用意圖”涉及到對主觀心理狀態(tài)的認(rèn)定，可以將申請注冊數(shù)量作為一種客觀佐證，一方面避免使用“大量”和“囤積”字樣從而給審查員留有自由裁量空間，另一方面也考慮到有些申請注冊數(shù)量雖然不多但其目的明顯欠缺正當(dāng)性。缺乏真實使用意圖的客觀佐證可能包括以下情形：短時期內(nèi)的大量申請注冊行為、申請注冊的商品或服務(wù)項目明顯需要相應(yīng)的生產(chǎn)條件或資質(zhì)但申請人不具備相關(guān)條件或資質(zhì)的、為了規(guī)避撤銷三年不使用制度重復(fù)申請注冊的行為等。 目前《商標(biāo)法》的第7條1、2款之間的對應(yīng)關(guān)系有缺失，第1款規(guī)定“注冊”和“使用”都應(yīng)當(dāng)遵守誠信原則，但第2款僅就使用時的誠信進行了規(guī)定，忽略了注冊時的誠信。可以在第1款后增加新條款作為第2款，原第2款順延為第3款。新條款建議表述為“違反誠實信用原則的惡意注冊應(yīng)不予核準(zhǔn)或予以無效宣告”，同時將異議及無效啟動條款進行相應(yīng)修改，使第7條具有可適用性，發(fā)揮打擊惡意注冊的作用。 另外，現(xiàn)行法第45條亦使用了“惡意注冊”一詞【1】，建議修法時予以刪除，以避免立法用語沖突。對于提出無效宣告的時限，以5年為原則，部分特殊情形可增加例外性規(guī)定: “有證據(jù)證明權(quán)利人或利害關(guān)系人在系爭商標(biāo)注冊滿5年后才知道的不在此限，但其應(yīng)在知道或應(yīng)當(dāng)知道2年內(nèi)提出無效宣告請求?！?/span> 混淆與惡意注冊是兩個各自獨立的法律現(xiàn)象，現(xiàn)行法15條2款對“在先使用”的要求明顯是將兩個現(xiàn)象混為一談。15條規(guī)制的是特定相對方之間的搶注行為，因為當(dāng)事人間存在特定關(guān)系，彼此負(fù)有忠誠義務(wù)（先合同義務(wù)、后合同義務(wù)、附隨義務(wù)等），這一點與沒有特定關(guān)系的搶注情形有所不同。增加“使用”要求實則是強調(diào)了混淆，破壞了15條的邏輯結(jié)構(gòu)。 對于高知名度商標(biāo)可建立數(shù)據(jù)庫，行政或司法程序中多次給予保護的商標(biāo)進入數(shù)據(jù)庫信息。 2013年《商標(biāo)法》修法時，有人曾提議，如果在先商標(biāo)權(quán)人對在后的商標(biāo)提出異議或無效，應(yīng)該提供使用證據(jù)，但當(dāng)時有人持反對意見，最終這一建議沒有被采納。實際上歐盟目前即采用此項做法。歐盟跟我國一樣采用注冊制，也不要求提供使用或意圖使用的證據(jù)，但是如果這個商標(biāo)已經(jīng)注冊滿5年，援引在先注冊滿5年的商標(biāo)對在后商標(biāo)提出異議或者提出無效宣告，須提供使用證據(jù)，如果沒有使用證據(jù)，則無法判定混淆。 商標(biāo)產(chǎn)生于使用，其宿命是使用，如果不使用即被撤銷。整個商標(biāo)法律制度即便采用注冊制，也應(yīng)強化使用的要求。因為一個符號與商品或服務(wù)結(jié)合后，才能成為一個商標(biāo)，但如果這個符號和商品僅僅是表面的結(jié)合，即只在注冊簿上聯(lián)系起來，而沒有實際使用，則其徒有一個商標(biāo)的表象。在商標(biāo)共存方面，國外早已達成共識，認(rèn)為平靜的注冊簿上的共存，即沒有任何實際使用、僅僅在注冊簿上共存，不能作為排除混淆存在可能性的證據(jù)。 眼下在我國，商標(biāo)惡意注冊的成本非常低，幾乎是一本萬利。為了遏制惡意注冊行為，我國可借鑒國外的法律規(guī)定，比如《歐盟商標(biāo)條例》第21條和英國法第60條，均規(guī)定代理人或代表人搶注的情形下，當(dāng)事人在提無效宣告時，可以將這個商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給真正權(quán)利人作為替代性選擇；如果認(rèn)定存在惡意注冊，裁定生效后，應(yīng)該讓惡意注冊人去負(fù)擔(dān)真正權(quán)利人因為維權(quán)所產(chǎn)生的相關(guān)律師費用。如此一來，如果行為人再想進行惡意注冊，就不得不考慮經(jīng)濟成本。 注釋： 1 《商標(biāo)法》第45條中的 “惡意注冊”指代情形不明。如果將此處的“惡意注冊”理解為“明知”，那么《商標(biāo)法》第13條所使用的“復(fù)制、摹仿、翻譯”用語本身即意味著“明知”，但第45條并沒有規(guī)定所有依據(jù)第13條提出的無效宣告均不受5年期限限制。 來源：中國知識產(chǎn)權(quán)雜志總第137期 本文轉(zhuǎn)自中國知識產(chǎn)權(quán)雜志，如有侵權(quán)問題，請及時聯(lián)系刪除。 ————————————————————————————————————————————— |
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